Produkt-Piraterie - Fälschung von Markenwaren

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Gliederung:

-	Einleitung
-	Allgemeines
-	Europarecht
-	Darlegungs- und Beweislast
-	Transport durch Deutschland
-	Auskunftsanspruch im Eilverfahren
-	Auskunftsanspruch gegenüber der Bank
-	Umfang des Auskunftsanspruchs
-	Vorbeugender Unterlassungsanspruch
-	Umfang des Schadensersatzanspruchs
-	Bereicherungsanspruch bei fehlender Fahrlässigkeit
-	Entbehrlichkeit einer Abmahnung vor Sequestrationsantrag

Einleitung:

Zur europarechtlichen Grundlage des Umgangs mit Piraterie-Produkte hat das OLG Dresden (Beschluss vom 02.03.2016 - 14 W 106/16) folgendes erläutert:

„Art. 23 Abs. 3 Produktpiraterieverordnung ist seit 1.1.2014 gültig (Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr, ABl. EG Nr. L 341 v. 30. Dezember 1994, ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1383/03 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABl. EG Nr. L 196 vom 2. August 2003, S. 7; ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates, ABl. L 181 vom 29.06.2013, S. 15-34).“

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Allgemeines:

Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz - DesignG)

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG)

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz - UrhG)

Markenrecht

BGH v. 18.12.1986:
Zur Prüfungspflicht des Handels im Hinblick auf die sogenannte Markenpiraterie. Wird eine Ware außerhalb des vom Hersteller organisierten Vertriebsweges und/oder zu einem verhältnismässig günstigen Preis erworben, so ist damit in der Regel noch nicht das Vorliegen einer Fälschung der Originalware indiziert mit der Folge einer gesteigerten Nachprüfungspflicht. - Der Händler, der ein von einem Dritten gefälschtes Produkt vertreibt, verletzt mit dem Vertrieb jedenfalls nicht die Vertriebsbindung des Herstellers der Originalware (Chanel No. 5 I).

LG Berlin v. 25.02.2014:
Für den Fahrlässigkeitsvorwurf bei dem Angebot und Verkauf von gefälschten Markenparfums, ist es ausreichend, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit der Benutzung des Kennzeichens im Falle der Kenntnis des kollidierenden Markenrechts hätte erkennen können. Insoweit muss ein gewerblicher Verkäufer in Anbetracht der bekanntermaßen weiten Verbreitung von Piraterieprodukten beim Einkauf von Markenware regelmäßig deren Echtheit überprüfen. Insbesondere bieten günstige Einkaufspreise Anlass für Zweifel an der Echtheit der Parfums (DAVIDOFF).

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Europarecht:

Verordnung 3295/94/EG - Produktpiraterie-Verordnung (deutsch)

Verordening 3295/94/EG - van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten (niederländisch)

Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Enforcement-Richtlinie) (deutsch)

betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (enforcement-richtlijn) (niederländisch)

Verordnung 608/2013/EU zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (deutsch)

Verordening 608/2013/EU inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (niederländisch)

EuGH v. 09.11.2006:
Artikel 5 Absätze 1 und 3 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke die Durchfuhr von mit der Marke versehenen Waren, die auf dem Weg in einen Mitgliedstaat, in dem die Marke nicht geschützt ist, hier Irland, in das externe Versandverfahren überführt werden, durch einen anderen Mitgliedstaat, in dem diese Marke Schutz genießt, hier die Bundesrepublik Deutschland, nur verbieten kann, wenn diese Waren Gegenstand der Handlung eines Dritten sind, die vorgenommen wird, während für die Waren das externe Versandverfahren gilt, und die notwendig das Inverkehrbringen in diesem Durchfuhrmitgliedstaat bedeutet.

Dabei kommt es grundsätzlich weder darauf an, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem assoziierten Staat oder einem Drittstaat stammt, noch darauf, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist.

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Darlegungs- und Beweislast:

KG Berlin v. 14.04.2015:
Behauptet der wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommene Beklagte einen Erwerb und Verkauf legal in den Verkehr gebrachter Ware, so obliegt ihm die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass es sich um Originalmarkenwaren handelt und diese vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind.

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Transport durch Deutschland:

BGH v. 21.03.2007:
Auch die ungebrochene Durchfuhr von nicht im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachten Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche - unabhängig vom Bestimmungsland der im Durchfuhrverkehr befindlichen Waren - keine Verletzung der inländischen Marke dar (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 9. November 2006, C-281/05, GRUR 2007, 146 - Montex Holdings/Diesel) (Diesel II).

BGH v. 21.03.2007:
Auch die ungebrochene Durchfuhr von nicht im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebrachten Waren, die mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt als solche - unabhängig vom Bestimmungsland der im Durchfuhrverkehr befindlichen Waren - keine Verletzung der inländischen Marke dar (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 9. November 2006, C-281/05, GRUR 2007, 146 - Montex Holdings/Diesel) (Durchfuhr von Originalware).

BGH v. 25.04.2012:

1.	Die ungebrochene Durchfuhr von Waren, die im Ausland mit einer im Inland geschützten Marke gekennzeichnet worden sind, durch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stellt keine Verletzung der Marke dar. Dies gilt unabhängig davon, ob die durch Deutschland durchgeführten Waren für einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen Drittstaat bestimmt sind und ob im Bestimmungsland Markenschutz besteht oder nicht (im Anschluss an BGH, 21. März 2007, I ZR 66/04, GRUR 2007, 875 - Durchfuhr von Originalware und BGH, 21. März 2007, I ZR 246/02, GRUR 2007, 876 - DIESEL II).
2.	Ist die Marke, mit der die durch Deutschland durchgeführte Ware gekennzeichnet ist, im Bestimmungsland geschützt, kann in der Durchfuhr kein im Inland begangener Teilakt einer das ausländische Schutzrecht beeinträchtigenden unerlaubten Handlung im Sinne des § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB gesehen werden. Dem steht der völkerrechtlich und unionsrechtlich anerkannte Grundsatz der Territorialität entgegen, wonach nationale Immaterialgüterrechte nur einen auf das staatliche Territorium begrenzten Schutz genießen (Aufgabe von BGH, 15. Januar 1957, I ZR 56/55, GRUR 1957, 352, 353 - Taeschner/Pertussin II; BGH, 24. Juli 1957, I ZR 21/56, GRUR 1958, 189, 197 - Zeiß).
3.	Besteht im Bestimmungsland Markenschutz, kommen gegen den mit der Durchfuhr durch Deutschland und der Einfuhr in das Bestimmungsland beauftragten Spediteur gerichtete Ansprüche auf Unterlassung der Einfuhr und des Inverkehrbringens von markenverletzend gekennzeichneten Waren in Betracht, die unmittelbar auf das Markenrecht des Bestimmungslandes gestützt sind. Dies setzt voraus, dass nach dem Recht des Bestimmungslandes gegen den Spediteur ein vorbeugender Unterlassungsanspruch auf Untersagung der Einfuhr und des Inverkehrbringens besteht.

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Auskunftsanspruch im Eilverfahren:

LG Mannheim v. 02.02.2010::
Eine offensichtliche Rechtsverletzung im Sinne von § 19 Abs. 7 MarkenG (und damit die Durchsetzung von Auskunftsansprüchen im Wege der einstweiligen Verfügung) kann nur in Betracht kommen, wenn sowohl unter dem Aspekt der rechtlichen, als auch der tatsächlichen Beurteilung des Streitstoffs eine Fehlbeurteilung oder eine abweichende Beurteilung durch eine übergeordnete Instanz kaum möglich ist.

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Auskunftsanspruch gegenüber der Bank:

LG Magdeburg v. 28.09.2011:

1.	Liegt eine offensichtliche Rechtsverletzung i.S.d. § 19 Abs. 2 MarkenG vor, weil ein offensichtlich gefälschtes Parfüm gewerblich über eBay angeboten und verkauft wird, so hat der Lizenzinhaber einen Auskunftsanspruch gegen die den Zahlungsverkehr abwickelnde Bank, da diese als Dienstleister i.S.d. § 19 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG verstanden wird.
2.	Über die Herkunft der widerrechtlich gekennzeichneten Ware geben Name und die Anschrift des Kontoinhabers Auskunft, weil davon auszugehen ist, dass der Kontoinhaber auch diejenige Person ist, die den wirtschaftlichen Vorteil aus der Markenrechtsverletzung zieht.
3.	Der auskunftspflichtigen Bank steht auch kein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO zu. Die im Vertrag übernommene Verpflichtung der Bank, das Bankgeheimnis zu wahren, reicht hierfür nicht aus, da sonst der Verletzer selbst durch Vereinbarung mit dem Dienstleister eine Durchbrechung der Auskunftspflicht nach § 19 Abs. 2 MarkenG herbeiführen könnte.

OLG Naumburg v. 02.02.2010:
Kreditinstitute haben gegenüber einem Markeninhaber ein Auskunftsverweigerungsrecht hinsichtlich personenbezogener Daten solcher Kunden, über deren Konto der gewerbliche Verkauf von offensichtlich gefälschter Ware abgewickelt worden ist. Die Regelungen in §§ 19 Abs. 2 MarkenG; 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO sind mit der Richtlinie 2004/48/EG des europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vereinbar (Bankauskunft).

BGH v. 21.10.2015:
§ 19 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 MarkenG ist unionsrechtskonform dahin auszulegen, dass ein Bankinstitut nicht gemäß § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO die Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis verweigern darf, wenn das Konto für den Zahlungsverkehr im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Markenverletzung genutzt wurde (Davidoff Hot Water II).

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Umfang des Auskunftsanspruchs:

BGH v. 14.02.2008:
Der Markeninhaber kann nach § 19 Abs. 1 MarkenG Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg verlangen. Nach § 19 Abs. 2 MarkenG erstreckt sich die Auskunftspflicht ausdrücklich auf Angaben über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen Abnehmers oder des Auftraggebers sowie über die Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder hergestellten Gegenstände. Eine Verpflichtung zur Angabe der Einkaufs- und Verkaufspreise besteht dagegen nach § 19 MarkenG in der gegenwärtig (noch) geltenden Fassung nicht.

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Vorbeugender Unterlassungsanspruch:

BGH v. 13.03.2008:
Die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine Verletzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i.S. von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen (Metrosex).

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Umfang des Schadensersatzanspruchs:

OLG Frankfurt am Main v. 13.03.2003:
Bei einem Markenrechtsverstoß besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Herausgabe des gesamten Verletzergewinns aus dem Vertrieb der mit der Marke gekennzeichneten Ware, sondern es ist nur der Gewinnanteil zu ersetzen, den der Verletzer gerade auf Grund der widerrechtlichen Kennzeichnung erlangt hat.

LG Berlin v. 25.02.2014:
Der Schadensersatzanspruch umfasst dem Reingewinn des Markenverletzers, wenn der Umsatz des rechtsverletzenden Produktes gerade auf dem hohen Werbewert der Marke des Rechteinhabers beruht, wobei von dem Reingewinn die variablen Kosten, aber nicht die Fixkosten, in Abzug gebracht werden können (DAVIDOFF).

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Bereicherungsanspruch bei fehlender Fahrlässigkeit:

BGH v. 18.12.1986:
Bei unberechtigter, aber schuldloser Nutzung eines fremden Warenzeichens können dem Inhaber des Warenzeichens Bereicherungsansprüche gegen den Verletzer zustehen. Das aus der Warenzeichenverletzung Erlangte ist dabei der Gebrauch des Warenzeichens. Da dieser vom Verletzer nicht herausgegeben werden kann, ist Wertersatz zu leisten, für dessen Bestimmung der objektive Wert des Erlangten maßgeblich ist. Dieser Wert besteht in der für den Gebrauch des Zeichenrechts angemessenen und üblichen Lizenzgebühr. Ein Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns besteht nicht (Chanel No. 5 I).

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Entbehrlichkeit einer Abmahnung vor Sequestrationsantrag:

OLG Frankfurt am Main v. 24.10.2005:
Ist mit der Einlegung eines bloßen Kostenwiderspruchs eine einstweilige Verfügung, die neben einem Unterlassungsanspruch mit Rücksicht auf das Sicherungsinteresse des Gläubigers einen Ausspruch auf Herausgabe von Verletzungsgegenständen zur Verwahrung an den Gerichtsvollzieher enthält, in der Hauptsache anerkannt, ist im Hinblick auf die Kostenvorschrift des § 93 ZPO eine vorherige Abmahnung des Antragsgegners aus Sicht des Antragstellers regelmäßig entbehrlich.

OLG Hamburg v. 14.06.2006:

1.	Eine zur vollständigen Erfüllung eines vom Gläubiger geltend gemachten Anspruchs im Wege der Leistungsverfügung kann nur aus Gründen eines effektiven Rechtsschutzes in besonderen Ausnahmefällen hingenommen werden, die ohne diese Maßnahme zu besonders schweren und existentiellen Rechtsbeeinträchtigungen beim Gläubiger führen.
2.	Eine entsprechende Anwendung des § 101a Abs. 3 UrhG auf einen vom Gläubiger geltend gemachten Auskunftsanspruch aus § 242 BGB kommt grundsätzlich nicht in Betracht
3.	Eine vorgerichtliche Abmahnung ist zur Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO ausnahmsweise dann nicht zumutbar, wenn neben der Unterlassung zugleich die Sequestration rechtsverletzender Gegenstände beantragt wird. Von diesem Grundsatz ist regelmäßig auch dann nicht abzuweichen, wenn vor Stellung des Verfügungsantrages eine staatsanwaltschaftliche Durchsuchung der Räumlichkeiten des Schuldners stattgefunden hat.

OLG Dresden v. 02.03.2016:
Das Fehlen einer Abmahnung ist im Falle eines Widerspruchs nach Art. 23 Abs. 3 Produktpiraterieverordnung gegen eine Vernichtung von Waren, die von der Zollbehörde wegen Verdachts einer Schutzrechtsverletzung angehalten werden, rechtlich bedeutungslos (Angehaltene Mobiltelefone).

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