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OLG Frankfurt am Main Urteil vom 12.11.2009 - 6 U 160/08 - Erschöpfung bei nachträglicher Hinzufügung eines Echtheitszertifikats (COAL)

OLG Frankfurt am Main v. 12.11.2009: Erschöpfung bei nachträglicher Hinzufügung eines Echtheitszertifikats (COAL)

Das OLG Frankfurt am Main (Urteil vom 12.11.2009 - 6 U 160/08) hat entschieden:

Der Markeninhaber kann sich dem weiteren Vertrieb von mit seiner Marke gekennzeichneten Waren, die zunächst mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, mit berechtigten Gründen widersetzen (§ 24 II MarkenG), wenn ein Dritter diese Waren nachträglich mit einem Echtheitszertifikat (COAL) versehen hat, das zwar als solches ebenfalls vom Markeninhaber stammt, jedoch nicht der betreffenden Ware konkret zugeordnet war.

Siehe auch Der Onlinehandel mit Software und Markenrecht

Gründe:

I.

Die Parteien streiten nach vorangegangenem Eilverfahren (Az.: 2-6 O 78/07 und 6 U 97/07) um Ansprüche der Klägerin aus den für sie geschützten Wort- und Wort/Bildmarken „B“ gemäß des Anlagenkonvoluts K 1. Die Klägerin möchte erreichen, dass die Beklagte es unterlässt, Datenträger mit „B“ Betriebssystemen für Computer zusammen mit Echtheitszertifikaten (CoA’s, das heißt Certificates of Authenticity), die ursprünglich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden sind, zu vertreiben oder andere auf den Vertrieb gerichtete Handlungen vorzunehmen. Darüber hinaus macht sie Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend. Sie wirft der Beklagten in diesem Zusammenhang vor, sie habe echte, dass heißt von der Klägerin stammende Datenträger mit echten CoA‘s verkauft, die ursprünglich mit anderen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden seien, und beruft sich dazu auf eine Lieferung an die Firma A aus dem Jahre 2006. Gegenstand dieser Lieferung waren nicht nur die in dem vorangegangenen Eilverfahren streitgegenständlichen Datenträger, welche die Beklagte zu 1) ohne CoA‘s ausgeliefert hatte, sondern zumindest auch jene, aus Anlage K 27 (Bl. 417 ff) ersichtliche, sogenannte Recovery-CD’s, die nach dem Vorwurf der Klägerin mit anderen als den ursprünglich beigefügten CoA’s vertrieben wurden. Recovery-CD‘s werden bei dem Vertrieb der B-Betriebssysteme als OEM-Versionen eingesetzt. Dieser Vertriebsweg ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebssysteme von den Computerherstellern, welche mit der Klägerin vertraglich verbunden sind (auch OEM-Partner genannte) bereits auf den Festplatten der Computer installiert sind und die Computer selbst mit den CoA‘s versehen sind. Die Recovery-CD‘s dienen der Wiederherstellung verloren gegangener Daten auf den Festplatten und werden entweder bereits bei Erstauslieferung mit dem Paket bestehend aus Computer, aufgespieltem Betriebssystem, CoA und gegebenenfalls weiteren Bestandteilen wie z.B. einem Handbuch ausgeliefert, oder können im Bedarfsfall bei dem OEM-Partner angefordert werden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteils Bezug genommen (§ 540 Abs. 1, Satz 1 ZPO).

Nach teilweiser Klagerücknahme hat das Landgericht die Beklagten unter Zurückweisung eines Teils des Auskunftsantrags wie folgt verurteilt:

Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsgeld bis EUR 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken hinsichtlich der Beklagten zu 1) an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ohne die Einwilligung der Klägerin Datenträger mit „B“ Computerprogrammen, die mit dem Zeichen „B“ versehen sind, insbesondere mit den Programmen „B1“ und/oder „B2“ und/oder „B3“, zusammen mit solchen Echtheitszertifikaten (COALs), die ursprünglich nicht mit diesen Datenträgern in den Verkehr gebracht worden sind, anzubieten, feilzuhalten und/oder sonst wie in den Verkehr zu bringen, insbesondere zu diesem Zweck zu besitzen und/oder in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen.

II.

Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin unter Vorlage gut lesbarer Belege wie Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen und unter Nennung vollständiger Produktbezeichnungen, Namen und Anschriften Auskunft darüber zu erteilen,

a)	In welchem Umfang sie die in Ziffer I beschriebenen einzelnen Datenträger mit „B“-Computerprogrammen zusammen mit nicht dazugehörigen Echtheitszertifikaten angeboten, feilgehalten und/oder sonst wie in den Verkehr gebracht sowie in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt oder ausgeführt oder zum Zwecke des Anbietens und/oder Inverkehrbringens besessen haben;
b)	Von wem sie die in Ziffer I. beschriebenen einzelnen Datenträger mit „B“-Computerprogrammen mit nicht dazu gehörigen Echtheitszertifikaten (Verletzungsgegenständen) in welchen Stückzahlen und zu welchen Preisen erhalten haben.

III.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin eine angemessene Lizenzgebühr als Bereicherungsausgleich bzw. als Ersatz des Schadens dafür zu zahlen, dass sie die in Ziffer I. beschriebenen einzelnen Datenträger mit „B“-Computerprogrammen mit nicht dazugehörigen Echtheitszertifikaten angeboten, in den Verkehr gebracht und/oder zu diesen Zwecken besessen haben.

IV.

Die Beklagten werden verurteilt, sämtliche Verletzungsgegenstände gemäß Ziff. I zum Zwecke der Vernichtung an die Klägerin herauszugeben.

Die Beklagte zu 1) wird darüber hinaus verurteilt, die in ihrem Eigentum befindliche Folienschweißmaschine an die Klägerin zum Zwecke der Vernichtung herauszugeben.

Dagegen wenden sich die Beklagten mit ihrer Berufung. Sie beantragen,

unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Frankfurt, Az. 2-06 O 439/07, vom 23.07.2008 zugestellt am 28.07.2008, wird die Klage in vollem Umfang abgewiesen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

In der Berufungsinstanz wiederholen und vertiefen die Parteien ihren erstinstanzlichen Vortrag. Wegen der Einzelheiten wird auf die nachfolgenden Ausführungen unter II. sowie die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen verwiesen.

II.

Die zulässige Berufung ist im Wesentlichen unbegründet.

Der Unterlassungsanspruch gemäß Ziffer I. des landgerichtlichen Urteils ist aus §§ 14 Abs. 1 Ziffer 1, Abs. 3 Ziff. 2 und 4 sowie Abs. 5 MarkenG begründet. Dabei trifft die Unterlassungspflicht, wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat, auch den Beklagten zu 2), weil dieser als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) von der Art und Weise des Vertriebs der „B“-Datenträger durch Beklagten zu 1) Kenntnis hatte. Dies folgt bereits aus den im landgerichtlichen Urteil (S. 17) wiedergegebenen Angaben des Beklagten zu 2) in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht.

Der Vertrieb der „B“-Betriebssysteme, unterliegt – unabhängig davon ob er mit oder ohne die von der Klägerin verwendeten Echtheitszertifikate erfolgt – dem Markenrecht der Klägerin. Dasselbe gilt für die im Tenor des landgerichtlichen Urteils genannten und auf den Vertrieb solcher Ware gerichteten Handlungen.

Den Beklagten ist die Nutzung des Zeichens „B“ auch nicht deshalb ausnahmsweise erlaubt, weil die von ihr vertriebenen Datenträger zuvor von der Klägerin oder mit deren Zustimmung unter dieser Marke im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind (§ 24 MarkenG).

Die Regelung der Erschöpfung in § 24 MarkenG hat den Zweck, die Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs in Einklang zu bringen. Dem Markeninhaber steht danach das ausschließliche Recht zu, das erste Inverkehrbringen der Markenware in der Gemeinschaft zu kontrollieren. Dadurch soll dem Markeninhaber die Möglichkeit eingeräumt werden, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren. Von einem Inverkehrbringen ist deshalb auszugehen, wenn der Markeninhaber die Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren auf einen Dritten übertragen und dadurch den wirtschaftlichen Wert der Marke realisiert hat (BGH, Urt. v. 15.02.2007 - I ZR 63/04 - GRUR 2007, 882 Tz 14 - Parfümtester, m.w.Nachw.). Dabei handelt es sich bei der Erschöpfung um einen Einwand; seine Voraussetzungen sind deshalb grundsätzlich von dem „Verletzer“ darzulegen und zu beweisen, der sich darauf beruft (BGH, Urt. v. 23.10.2003 - I ZR 193/97 - GRUR 2004, 156 juris-Tz 22 - Stussy II).

In dem vorliegenden Fall sind die Markenrechte der Klägerin - wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat - nicht erschöpft. Denn die Klägerin kann sich aus berechtigten Gründen im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG dem Vertrieb der ursprünglich mit ihrem Einverständnis in den Verkehr gebrachten „B“-Datenträger widersetzen.

Demgegenüber können sich die Beklagten nicht darauf berufen, Erschöpfung an den CoA‘s sei schon dadurch eingetreten, dass diese von der Klägerin an die OEM-Partner versandt wurden. Denn bei den CoA‘s handelt es sich - worauf die Klägerin zutreffend hingewiesen hat - um Kennzeichnungsmittel im Sinne des § 14 Abs. 4 Ziff. 2 MarkenG an denen Erschöpfung nicht eintreten kann. In dem vorliegenden Fall ist entscheidend ist vielmehr, ob die Datenträger selbst ursprünglich mit Einwilligung der Klägerin in dem für § 24 MarkenG maßgeblichen Gebiet in den Verkehr gebracht worden sind.

Insoweit ist zwischen den Parteien unstreitig, dass es sich den von der Beklagten zu 1) vertriebenen Datenträgern gemäß der Anlage K 27 um echte B-Produkte handelt. Unstreitig ist auch die Echtheit sowohl der mit diesen Datenträgern verbundenen CoA‘s. Nach den insoweit unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Landgerichts bezieht die Beklagte zu 1) die von ihr weiterverkaufen Datenträger (zum Teil) von sogenannten Remarketern; es handelt sich also um „Gebrauchtsoftware“. Dass diese ursprünglich nicht mit Einwilligung der Klägerin innerhalb des relevanten Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurde, ist nicht ersichtlich. Hinsichtlich dieser Datenträger ist der Tatbestand des § 24 Abs. 1 MarkenG somit erfüllt.

Auf Erschöpfung können sich die Beklagten gleichwohl nicht berufen, weil sich die Klägerin der Benutzung ihrer Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Datenträger widersetzen kann (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Beklagte zu 1) diesen Datenträgern vor dem Weiterverkauf an die Firma A andere, ursprünglich nicht mit diesen CD‘s in den Verkehr gebrachte CoA‘s beigefügt hat. Denn die Klägerin hat im Einzelnen dargelegt, dass die aus den Kopien gemäß Anlage K 27 ersichtlichen CoA‘s für Computer des Herstellers C und nicht für den Hersteller E - der auf den CD angegeben ist - vorgesehen waren. Außerdem befanden sich ausweislich des „Wegnahmeprotokolls“ gemäß der Anlage K 5 in den Geschäftsräumen der Beklagten zu 1) eine Vielzahl von Revovery-Datenträgern und davon separat gelagert ebenfalls eine größere Anzahl von CoA‘s. Dies lässt - wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat - nur den Schluss zu, dass die Beklagten diese Datenträger und CoA‘s selbst neu zusammengefügt haben.

Dem sind die Beklagten auch in der Berufungsinstanz nicht substantiiert entgegen getreten. Zuletzt in ihrem Schriftsatz vom 29. Oktober 2009 haben die Beklagten zwar in Abrede gestellt, dass die Datenträger stets mit zugehörigen Echtheitszertifikaten vertrieben werden; außerdem haben sie mit Schriftsatz vom 13. November 2009 den Vortrag der Beklagten zu Anlage K 27 erneut bestritten. Dies entkräftet den Vortrag der „Entbundelung“ und Neuzusammenstellung von Datenträgern und CoA‘s nicht.

Dazu hat der Senat in seinem zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits ergangenen Urteil vom Urteil in dem Eilverfahren 6 U 97/07 ausgeführt, dass die Regelung des § 24 Abs. 2 MarkenG dem Markeninhaber zwar nicht generell die Möglichkeit gibt, die Trennung von Einzelerzeugnissen, die er als „Paket“ unter seiner Marke in den Verkehr gebracht hat, sowie den isolierten Weitervertrieb dieser Einzelteile unter der Marke zu unterbinden (vgl. insbesondere zum gespaltenen Absatz von OEM-Produkten BGH, Urt. v. 06.07.2000 - I ZR 244/97 - GRUR 2001, 153, 155 – OEM-Version). Ob nach einer „Entbundelung“ die Erschöpfungswirkung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG endet, kann vielmehr nur im konkreten Fall unter Abwägung der beiderseitigen Interessen beurteilt werden ( Senat , Urt. v. 19.07.2007, S. 4).

Weiter hat der Senat ausgeführt, die Klägerin habe ein schützenswertes Interesse zum einen daran, dass „B“-Datenträger, die von ihr zusammen mit einem CoA-Label in den Verkehr gebracht worden sind, nicht ohne dieses CoA-Label weitervertrieben werden. Zum anderen liegt ein markenverletzender Weitervertrieb dieser CD-Roms auch dann vor, wenn Datenträger nachträglich mit „neutralen“ CoA-Labels versehen und in den Verkehr gebracht werden. Denn es handelt sich hierbei um ein Echtheitszertifikat, das ein effektives und auch für die beteiligten Verkehrskreise wichtiges Mittel zur Unterscheidung echter Produkte von gefälschten Produkten darstellt. Das markenrechtlich schützenswerte Interesse der Klägerin erstreckt sich daher auch darauf, dass die Datenträger nur mit den von ihr versehenen CoA‘s versehen werden ( Senat , Urt. v. 19.07.2007, S. 5 f). Es kommt deshalb entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht darauf an, wer – die Klägerin selbst oder deren OEM-Partner im Auftrag oder mit Einwilligung der Klägerin – die ursprüngliche Zuordnung von Datenträgern und CoA’s in jedem Einzelfall vorgenommen hat.

An dieser Auffassung hält der Senat auch vor dem Hintergrund des weitergehenden Vortrags der Parteien in dem vorliegenden Verfahren fest. Der Unterlassungsantrag ist also begründet. Er ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht deshalb zu weitgehend, weil er sich nicht auf OEM-Recovery Datenträger beschränkt. Denn selbst dann, wenn es sich bei den an die Firma A verkaufen Waren - wie von den Beklagten behauptet - nur um Recovery-CD‘s gehandelt haben sollte, begründen die in ihren Geschäftsräumen vorgefundenen weiteren B-Produkte zumindest eine hinreichende Erstbegehungsgefahr dafür, dass die Beklagten auch sogenannte Retail- oder SB-Versionen ohne die dazugehörigen CoA‘s vertreiben könnten.

Auch den Schadensersatzfeststellungsanspruch hat das Landgericht mit zutreffenden Gründen aus § 14 Abs. 6 MarkenG zugesprochen. Der Auskunftsanspruch II. a) steht der Klägerin zu, weil sie diese Angaben zur Bezifferung ihres Schadensersatzanspruchs benötigt. Der vom Landgericht lediglich „redaktionell“ angepasste Auskunftsanspruch zu II. b) besteht aus § 19 MarkenG.

Der Anspruch auf Herausgabe der Datenträger und CoA‘s besteht - wie vom Landgerichtzutreffend festgestellt - aus § 18 Abs. 1 und 2 MarkenG. Bedenken gegen die Bestimmtheit des Anspruchs bestehen aus den zum Unterlassungsanspruch dargelegten Gründen nicht.

Unbegründet ist die Klage jedoch, soweit die Klägerin auch die Herausgabe der sichergestellten „Folienschweißmaschine“ beantragt hat. § 18 Abs. 1 Satz 2 MarkenG in der zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung geltenden Fassung gewährt dem Markenrechtsinhaber zwar einen Anspruch auf Vernichtung von Vorrichtungen, die im Eigentum des Verletzers stehen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass diese ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur widerrechtlichen Kennzeichnung von Waren gedient haben. Dies ist in dem vorliegenden Fall nicht hinreichend dargetan. Es besteht zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die in den Geschäftsräumen vorgefundenen Folienschweißmaschine (auch) dazu benutzt wurde, die von der Beklagten neu zusammengestellten Pakete aus Recovery-CD’s und CoA’s einzuschweißen. Nicht ersichtlich ist jedoch, dass dieses Gerät ausschließlich oder nahezu ausschließlich zu diesem Zweck verwendet wurde. Eine solche Feststellung kann bereits deshalb nicht getroffen werden, weil nicht ersichtlich ist, dass die Beklagte vorwiegend mit solchen Waren handelt, die gegen Markenrechte der Klägerin oder Dritter verstoßen.

Insoweit hat die Berufung daher Erfolg.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 709 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, da der Rechtsstreit weder grundsätzliche Bedeutung hat noch eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung erforderlich ist, § 543 Abs. 2 ZPO.

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